Uniemerkregistratie SUPERIOR moet worden overgedragen aan Worldwide Machinery: aan de voorwaarden van artikel 8 lid 3 UMVo is voldaan.
MERKENRECHT
Beschikking nietigheidsafdeling van het Bureau. Worldwide Machinery is houdster van verschillende niet geregistreerde merken in Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, voor variaties van het teken SUPERIOR, zoals deze:
Scaip heeft dit SUPERIOR uniemerk geregistreerd:
Worldwide Machinery vordert overdracht van het merk, artikel 21 UMVo. (gemachtigde/vertegenwoordiger merken gedeponeerd zonder toestemming van de houder). Overdracht is alleen van toepassing bij een verzoek tot nietigheid van uniemerk op grond van artikel 60 lid 1 in combinatie met artikel 8 lid 3 UMVo.
Volgens Scaip was zou gerechtigd om deze merken te deponeren omdat er een langdurige handelsovereenkomst tussen partijen bestond. Worldwide Machinery is een distributeur van Scaip.
In artikel 8(3) wordt niet verder uitgelegd wat een “relevant grondgebied” behelst en is het niet van belang of de oudere merkenrechten in de Europese Unie gelden en daarom kan een merk dat geregistreerd is in onder meer Australië, VK of de VS ook de basis vormen voor een vordering tot doorhaling op grond van artikel 8 (3) EUMTR. In onderhavige zaak is het niet geregistreerde VS-merk van Worldwide als ouder recht opgevoerd.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat een medewerker van Worldwide het logo in 2002 heeft ontworpen. Er is overleg geweest met Scaip, maar daaruit blijkt dat het (een medewerker van) Worldwide was die het logo ontwierp en Scaip suggesties gaf. Scaip heeft geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij een ouder recht op het ontwerp van het logo hebben. In de overeenkomst tussen partijen wordt niet gesproken over het gebruik van het merk SUPERIOR. Uit niks blijkt dat Scaip een ouder recht heeft op de SUPERIOR of SUPERIOR MANUFACTURING tekens.
Om aan de voorwaarden van artikel 8 UMVo te voldoen moet er sprake van een vertegenwoordiger. Dat begrip moet ruim worden genomen. Het is voor toepassing van artikel 8 lid 3 UMVo voldoende dat er tussen partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een fiduciaire relatie doet ontstaan. Dat is hier het geval. Voorts is het bestreden merk op naam van deze vertegenwoordiger geregistreerd en is het merk zonder toestemming van Worldwide aangevraagd. Scaip is heeft geen bewijs overgelegd waaruit de rechtvaardiging van het deponeren van het SUPERIOR merk blijkt. Nu de goederen waarvoor de merken zijn aangevraagd en tekens nagenoeg identiek aan elkaar zijn, is artikel 8 lid 3 UMVo van toepassing.
Het uniemerk wordt nietig verklaard, artikel 60 1 b UMVo en overgedragen aan Worldwide op grond van artikel 21 Lid2a UMVo.
